특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허133 판결[등록무효(특)]

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특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허133 판결

[등록무효(특)][미간행]

【전 문】

【원 고】주식회사 연우 (소송대리인 변호사 오창국 외 1인)

【피 고】에이치씨티 아시아, 엘티디. (소송대리인 변호사 한상욱 외 6인)

【변론종결】2014. 6. 10.

【주 문】

1. 특허심판원이 2013. 12. 6. 2012당2848호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.

【이 유】

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)

1) 발명의 명칭: 열 저장 팁을 구비한 디스펜서

2) 출원일(우선권주장일)/ 등록일/ 등록번호: 2008. 5. 9.(2007. 5. 10.)/ 2011. 12. 29./ (특허등록번호 생략)

3) 특허권자: 피고

4) 특허청구범위 및 주요 도면: 별지 1과 같다.

나. 주1) 비교대상발명들

1) 비교대상발명 1 (갑 제14호증)

비교대상발명 1은 2006. 12. 11. 공고된 대한민국 등록실용신안공보 제433606호에 게재된 ‘튜브형 화장품 용기의 노즐팁’에 관한 것으로서, 주요 내용 및 도면은 별지 2 제1항과 같다.

2) 비교대상발명 2 (갑 제15호증)

비교대상발명 2는 1998. 10. 15. 공개된 대한민국 공개실용신안공보 실1998-56332호에 게재된 ‘이온 펄스기’에 관한 것으로서, 주요 내용 및 도면은 별지 2 제2항과 같다.

3) 비교대상발명 3 (갑 제13호증)

비교대상발명 3은 2005. 5. 3. 공고된 대한민국 등록실용신안공보 제383301호에 게재된 ‘화장품 도포용 팁’에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 11. 2. 특허권자인 피고를 상대로 하여 특허심판원에 ‘이 사건 특허발명은 기재불비 사유가 있고, 산업상 이용가능성이 없는 실현 불가능한 발명이며, 비교대상발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다’며 무효심판청구(2012당2848)를 하였다.

2) 피고는 위 심판절차가 진행 중이던 2013. 4. 22. 이 사건 특허발명의 상세한 설명 부분을 정정하는 정정청구를 하였다.

3) 특허심판원은 2013. 12. 6. ‘이 사건 정정청구에 따른 정정은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하여 적법하고, 이 사건 정정발명의 특허청구범위에는 기재불비 사유가 없으며, 산업상 이용가능성이 없는 실현 불가능한 발명이라고 할 수 없고, 비교대상발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 15호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장과 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

이 사건 특허발명에 대한 정정은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당되지 않으므로 위법하고, 특허청구범위에 기재불비 사유가 있으며, 비교대상발명들에 의하여 신규성, 진보성이 부정된다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 특허발명에 대한 정정은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 것으로서 적법하고, 특허청구범위에 기재불비 사유가 없으며, 비교대상발명들에 의하여 신규성, 진보성이 부정되지 않는다.

다. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 특허발명에 대한 정정청구가 적법한지 여부, ② 이 사건 특허발명의 신규성, 진보성이 부정되는지 여부, ③ 이 사건 특허발명에 기재불비 사유가 있는지 여부에 있다.

3. 이 사건 특허발명에 대한 정정청구가 적법한지 여부

가. 관련 규정

특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정)

제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. (후문 생략)

특허법 제136조(정정심판)

① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우

나. 이 사건 특허발명에 대한 정정 내용

피고는 2013. 4. 22. 이 사건 특허발명에 대하여 아래 표와 같이 정정청구를 하였고, 특허심판원은 위 정정청구를 적법한 것으로 받아들여 이 사건 심결을 하였다(정정된 부분은 밑줄로 표시함).

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다. 이 사건 특허발명에 대한 정정 내용이 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하는지 여부

1) 이 사건 특허발명에 대한 정정 내용은 모두 열 저장 팁의 재료로 선택될 수 있는 재료들 중에서 ‘복합물’(정정사항 1, 2) 또는 ‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’(정정사항 3, 4)을 삭제하는 것인데, 정정 전 발명의 상세한 설명에 기재된 ’고밀도 플라스틱, 복합물 등‘이 그 자체로 명확하지 않은 기재라거나 다른 기재와의 관계에 있어서 부합되지 않는 불일치가 발생한다고 할 수 없으므로, 위 정정 내용은 ’분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우‘에 해당한다고 할 수 없다.

2) 이에 대하여 피고는 위 정정 내용은 발명의 상세한 설명과 특허청구범위의 기재를 일치시키기 위한 것이므로 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 열 저장 팁의 재질로서 ‘금속 또는 세라믹’이 기재되어 있는데 비해(청구항 1, 10, 17 참조), 정정 전 발명의 상세한 설명에는 위에서 본 바와 같이 열 저장 팁의 재료로서 ‘금속 또는 세라믹’ 뿐만 아니라 ‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’이 포함되어 있는 것으로 기재되어 있어, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 서로 동일한 것은 아니다.

그러나 특허청구범위는 특허발명의 보호범위를 특정하는 부분으로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 수 있도록 기재한 것인 반면에(특허법 제42조 제4항, 제97조 참조), 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재한 것인바(특허법 제42조 제3항), 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 전체 기술적 사상 중 전부 또는 일부를 보호범위로서 특정한 것이므로, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니다.

따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 포함되지 않은 정정 전 발명의 상세한 설명 중 일부(‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’ 부분)를 삭제한 위 정정 내용은 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

라. 이 사건 특허발명에 대한 정정청구의 적법 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명에 대한 정정청구는 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것’ 등 적법한 정정사유에 근거한 것이 아니므로 부적법하다.

4. 정정 전 이 사건 특허발명에 무효사유가 있는지 여부

이 사건 특허발명에 대한 정정청구가 적법하지 아니하므로, 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서를 기준으로 특허의 등록무효 여부를 판단하여야 함에도 이 사건 심결은 이 사건 정정발명을 기준으로 그 등록무효 여부를 판단하였는바, 정정 전 이 사건 특허발명을 기준으로 그 등록에 무효사유가 있는지 살펴보되, 먼저 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 살펴본다.

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대비

가) 이 사건 제1항 발명은 “디스펜서이며, 제품을 내장하기 위한 저장소를 구비한 하우징과, 하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁과, 열 저장 팁의 인가면 내에 배치되고, 저장소와 연통하는 제품 이송 통로를 형성하는 인서트를 포함하고, 제품 이송 통로는 열 저장 팁을 통해 연장되고 인가면의 개구 내에서 종결하고, 인서트는 열가소성 폴리머를 포함하는 디스펜서”이다.

나) 비교대상발명 1은 ‘튜브형 화장품 용기의 노즐팁’에 관한 것으로, 튜브용기(10), 경사면을 구비하는 실리콘 팁(120), 제품 이송 통로를 형성하는 노즐(110)이 개시되어 있다.

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다) 양 발명은 제품을 저장하는 하우징(튜브용기), 하우징(튜브용기)에 결합되고 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면(경사면)을 구비하는 열 저장 팁(실리콘 팁), 열 저장 팁(실리콘 팁)의 인가면(경사면) 내에 배치되고 저장소와 연통하는 제품 이송 통로를 형성하는 인서트(노즐), 열 저장 팁(실리콘 팁)을 통해 연장되고 인가면(경사면)의 개구 내에서 종결하는 제품 이송 통로를 구비한 점에서 서로 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명의 인서트는 열가소성 폴리머를 포함하는 데 비해 비교대상발명 1의 노즐은 그러한 재질의 한정이 없는 점(차이점 1), 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 데 비해 비교대상발명 1의 실리콘 팁은 실리콘을 포함하는 점(차이점 2)에서 서로 차이가 있다.

2) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1에 대한 검토

이 사건 제1항 발명의 인서트에 관하여 발명의 상세한 설명에는, “인서트(108)는 예컨대 저장소(104) 내에 저장된 제품과 반응되지 않는 열가소성 폴리머를 포함할 수도 있다. 다른 실시예에서, 인서트(108)는 다양한 금속, 플라스틱, 세라믹, 복합물 등과 같은 분배되는 제품에 대해 저항하거나 반응되지 않는 실질적으로 임의의 다른 재료로 제조될 수도 있다. 또한, 인서트(108)는 열 저장 팁의 인가면 내에 배치되고, 저장소와 연통하는 제품 이송 통로를 형성할 수 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0014]), “인서트는 열 저장 팁(100)의 본체와 일체로 형성될 수도 있거나, 절두될 수도 있거나 전체적으로 생략될 수도 있다. 예컨대, 분배될 제품이 부식성이 아니거나, 또는 다르게는 열 저장 팁과 반응하지 않는 경우에(또는 임의의 다른 소정의 이유로 인해), 인서트는 열 저장 팁과 동일한 재료로 그리고 일체로 형성될 수도 있다. 이 경우, 열 저장 팁은 단일 본체 자체를 통해 형성되는 분배 통로를 갖는 단일 본체로 구성될 수도 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0027])라고 기재되어 있다.

위 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 인서트는 저장된 제품의 분배 통로로서의 기능을 수행하면서 제품의 성질에 의해 부식되거나 반응하지 않는 재질로 선택된 것임을 알 수 있다.

그런데 저장된 제품의 분배 통로로서 기능을 수행하는 구성부분은 저장된 제품의 성질을 고려하여 그 재질을 선택해야 함은 통상의 기술자에게 당연한 것이고, 비교대상발명 1의 명세서에도 “노즐(110)에는 실리콘 팁(120)이 이중사출 형성되어 있다”(갑 제14호증 식별번호 [0023])라고 기재되어 있는바, 실리콘 팁(120)과 이중사출될 수 있는 재질로 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 것이 열가소성 합성수지(열가소성 폴리머)이므로, 이 사건 제1항 발명의 인서트는 비교대상발명 1의 노즐로부터 용이하게 도출할 수 있다.

나) 차이점 2에 대한 검토

(1) 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁에 관하여 발명의 상세한 설명에는, “본 발명은 소정 레벨의 열 에너지를 저장하고 유지할 수 있는 열 저장 팁을 구비한 디스펜서에 관한 것이다. 열 저장 팁은 다양한 금속, 세라믹, 복합물 및/또는 가열되거나 냉각될 수 있고 소정 시간의 기간 동안 가열되거나 냉각된 상태를 유지할 수 있는 다른 재료를 포함하는 인가면을 가질 수도 있다. 제품은 사용자 피부에 인가하기 위해 디스펜서로부터 열 저장 팁을 통해 분배될 수도 있다. 팁의 열 보유에 의해, 열 에너지는 인가 중에 가열되거나 냉각될 수 있도록 분배된 제품에 인가될 수도 있다. 또한, 열 저장 팁의 인가면은 사용자 피부로 또는 사용자 피부로부터 열을 전달할 수도 있어서, 이에 의해 사용자가 (열 저장 팁에서의 열 에너지에 따라 따뜻하거나 차가운) 열 감각을 느끼게 한다.”(갑 제2호증의 식별번호 [0012])라고 기재되어 있다.

위 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁은 열을 저장하고 있다가 사용자에게 열 감각을 느끼게 하기 위한 구성임을 알 수 있다.

(2) 비교대상발명 1의 실리콘 팁(120)은 립스틱 또는 립글로스를 입술에 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌과 펴 바를 때 미끄럼 없이 발림성이 좋고 입술의 라인을 섬세하게 그릴 수 있도록 하기 위한 구성이다(갑 제14호증 3면 2, 13, 15, 16 단락, 4면 1 단락 참조).

살피건대, 비교대상발명 1의 튜브형 화장품 용기의 노즐팁에서 입술에 접촉하는 부분의 재질(실리콘)이 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁의 재질(금속 또는 세라믹)과는 차이가 있으나, 이는 비교대상발명 1이 추구하는 과제가 이 사건 제1항 발명과 같이 사용자의 ‘열 감각의 전달’이 아니라 ‘부드러운 느낌 등의 전달’이므로 그러한 목적의 차이에 따라 그 재질을 달리 선택한 것에 불과하고, 노즐팁이나 디스펜서 장치에서 입술에 접촉하여 내용물을 바르는 구성부분의 재질로 선택될 수 있는 종류는 그리 많다고 하기 어려워(게다가 이 사건 제1항 발명이나 비교대상발명 1과 같이 ‘금속’, ‘세라믹’, ‘실리콘’ 등 최상위 카테고리로 재질을 특정하는 경우에는 선택할 수 있는 종류가 더욱 제한적이다) 그 중 어느 하나의 재질을 선택하는 것에 구성의 곤란성이 있다고 할 수 없으며, 금속 또는 세라믹을 포함하는 구성(이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁)이나 실리콘을 포함하는 구성(비교대상발명 1의 실리콘 팁)은 모두 사용자의 피부에 접촉될 경우 어느 정도 ‘열 감각의 전달’ 또는 ‘부드러운 느낌 등의 전달’의 기능을 수행할 수 있다는 점에서 재질의 선택에 의한 효과의 차이도 정도의 차이에 불과할 뿐 이질적이거나 현저한 것이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁은 비교대상발명 1의 실리콘 팁으로부터 용이하게 도출할 수 있다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁의 재질은 목적 및 효과에 차이가 있는 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없고, 비교대상발명 1의 실리콘 팁은 노즐(110)과 이중사출되어 형성되는 반면, 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁의 재질인 금속이나 세라믹은 이중사출에 의한 방식이 적용될 수 없어 비교대상발명 1의 실리콘 팁으로부터 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁을 용이하게 도출할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁의 재질은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있으므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(가) 을 제5호증의 기재에 의하면, 사출 금형은 동일규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 만들어진 틀을 말하고, 이중사출 금형은 이종 및 이색의 수지를 사용하여 한 번의 사이클을 통해 제품을 성형하는 금형을 의미하는 주지관용의 기술임을 알 수 있고, 이중사출에 의한 방식을 채택할지 여부는 제작 대상의 특성과 제작의 편리성, 안정성, 비용의 경제성 등을 고려하여 선택할 수 있으므로, 비교대상발명 1이 이중사출 방식에 의해 실리콘 팁과 노즐을 제작하는 구성을 개시했다고 하더라도 비교대상발명 1을 참조한 통상의 기술자는 이중사출 방식에 의한 제작방법에만 국한하여 생각하는 것이 아니라 위와 같은 사정에 따라 여러 가지 제작방법을 고려할 수 있다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 금속 등에 의한 열 저장 팁과 열가소성 폴리머에 의한 인서트가 비교대상발명 1과 같은 이중사출 방식에 의해 제작되기 어려운 조합이라고 하더라도, 비교대상발명 1의 실리콘 팁을 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁과 같은 금속 등으로 치환·도출하는 데 방해가 되지는 않는다고 보아야 한다.

(나) 또한 갑 제16, 17호증의 각 기재에 의하면, ‘금속제 전화기 키패드 제조방법과 이를 이용한 금속제 전화기 키패드’라는 발명과 ‘전자파 차폐장치’라는 발명에서는 금속 부분과 열가소성 플라스틱 부분이 함께 이중사출 방식으로 형성되는 구성이 개시되어 있는바, 비교대상발명 1의 실리콘 팁이 이중사출 방식으로 형성되었다는 사정만으로 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁을 도출하는 데 방해가 된다고 할 수 없다.

(다) 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 “일 실시예에서, 어플리케이터(106)는 스테인레스 강으로 제조될 수 있다. 그러나 다른 실시예에서, 제품의 인가 중에 열기 또는 냉기를 보유하고/보유하거나 전달할 수 있는 임의의 적절한 재료가 사용될 수도 있다. 다른 적절한 재료의 일례는 제한되지 않으면서, 금속(예컨대, 알루미늄, 티타늄, 강, 니켈, 주석, 구리, 놋쇠(brass), 이들의 합금 등), 세라믹, 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 포함한다.”(갑 제2호증 식별번호 [0014]), “열 저장 팁(600)의 본체(602)는 예컨대 비교적 경량이고 저렴한 열가소성 폴리머로 제조될 수도 있다. 다른 실시예에서, 본체(602)는 다양한 금속, 플라스틱, 세라믹, 복합물 등과 같은 실질적으로 임의의 소정 재료로 제조될 수도 있다. 일 실시예에서, 어플리케이터(604)는 스테인레스 강으로 제조될 수 있다. 그러나 다른 실시예에서, 제품의 인가 중에 열기 또는 냉기를 유지하고/유지하거나 전달할 수 있는 임의의 적절한 재료가 사용될 수도 있다. 임의의 적절한 재료의 일례는 제한되지 않으면서, 금속(예컨대, 알루미늄, 티타늄, 강, 니켈, 주석, 구리, 놋쇠, 이들의 합금 등), 세라믹, 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 포함한다.”(갑 제2호증 식별번호 [0031])라고 기재되어 있어, 이 사건 특허발명의 발명자도 열 저장 팁의 재질로서 금속이나 세라믹뿐만 아니라 고밀도 플라스틱, 복합물 등 다양한 재료가 가능하다고 인식하고 있었음을 알 수 있는바, 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁의 재질을 금속 또는 세라믹으로 한정한 구성이 그 재질을 실리콘이나 플라스틱으로 한 구성에 비해 이질적이거나 현저한 효과를 발휘한다고 할 수 없다.

나. 이 사건 제10, 17항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제10, 17항 발명과 비교대상발명 2의 대비

가) 이 사건 제10항 발명은 “디스펜서이며, 제품을 내장하기 위한 저장소를 구비한 하우징과, 하우징에 결합되는 열 저장 팁을 포함하며, 열 저장 팁은 제품을 표면에 인가하기 위해 76.2마이크로센티미터(30마이크로인치) 내지 177.8마이크로센티미터(70마이크로인치)의 표면 마무리를 갖는 인가면과, 열 저장 팁을 통해 연장되고 인가면의 개구 내에서 종결하는 제품 이송 통로를 구비하고, 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하고, 적어도 300㎣이고 최대로 700㎣인 체적을 갖는 디스펜서”이고, 이 사건 제17항 발명은 “디스펜서이며, 제품을 내장하기 위한 저장소를 구비한 하우징과, 하우징에 결합되는 열 저장 팁을 포함하고, 열 저장 팁은 표면에 제품을 인가하기 위한 인가면과, 열 저장 팁을 통해 연장되고 인가면의 개구 내에서 종결하는 제품 이송 통로를 구비하고, 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하고, 열 저장 팁은 적어도 0.3그램이고 최대로 0.7그램인 질량과, 적어도 300㎣이고 최대로 700㎣인 체적을 갖는 디스펜서”이다.

나) 비교대상발명 2는 ‘이온 펄스기’에 관한 발명으로서 튜브형 용기(54), 헤드(50), 연장부(52) 등의 구성이 개시되어 있다.

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다) 이 사건 제10, 17항 발명과 비교대상발명 2는 제품을 저장하는 하우징(튜브형 용기), 하우징(튜브형 용기)에 결합되는 열 저장 팁(헤드), 열 저장 팁(헤드)은 인가면(비교대상발명 2에서 피부에 접촉하는 대응구성)과 인가면의 개구에서 종결하는 제품 이송 통로(연장부)를 구비한 점, 비교대상발명 2의 헤드(50)는 전기를 피부에 전달하는 기능을 수행하므로 금속을 재질로 한다는 점에서 양 발명은 서로 동일하다.

다만 이 사건 제10항 발명에는 인가면의 표면 마무리 수치와 열 저장 팁의 체적에 관한 수치가 한정되어 있고, 이 사건 제17항 발명에는 열 저장 팁의 질량과 체적이 한정되어 있는 데 비해, 비교대상발명 2에는 그러한 수치의 한정이 없다.

2) 이 사건 제10, 17항 발명의 수치한정에 대한 검토

이 사건 제10항, 제17항 발명의 수치한정에 관하여 발명의 상세한 설명에는, “열 저장 팁(102)은 적어도 일부가 스테인레스 강으로 제조되며, 약 0.3 그램과 약 0.7 그램 사이의 질량을 갖고 약 300㎣과 약 700㎣ 사이의 체적을 갖는다. 더욱 구체적으로는, 열 저장 팁(102)은 약 0.5그램의 질량과, 약 500㎣의 체적을 갖는다. 또한, 몇몇 실시예에서, 인가면(106)은 약 76.2마이크로센티미터(30마이크로인치)와 약 177.8마이크로센티미터(70마이크로인치) 사이의 표면 마무리를 가질 수도 있다. 표면 마무리는 물리적 표면의 높이의 작은 스케일의 변동의 측정치에 대응한다. 약 162.56마이크로센티미터(64마이크로인치)의 표면 마무리는 제조 주형 내측에서 주조(casting) 및 연마(buffing)함으로써 달성될 수도 있는 반면, 보다 미세한 표면 마무리는 연마, 폴리싱(polishing) 또는 크로밍(chroming)과 같은 1개 이상의 2차 작동을 이용하여 달성될 수도 있다. 다양한 예시적인 실시예들의 특징이 설명되는 한편, 다른 실시예에서 열 저장 팁은 디스펜서(100) 내에 포함된 제품을 인가하기에 적절한 임의의 형태로 구성될 수도 있다. 예컨대, 열 저장 팁은 임의의 다른 적절한 형상 및 크기로 구성될 수도 있고, 소정의 인가를 위해 요구되는 임의의 적절한 질량, 표면 마무리 및/또는 표면 처리를 가질 수도 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0017])라고 기재되어 있다.

위 기재에 의하면, 이 사건 제10, 17항 발명의 인가면의 표면 마무리 수치와 열 저장 팁의 질량 및 체적에 관한 수치한정은 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의나 이질적 또는 현저한 효과를 가지지 못하는 단순한 수치한정에 불과하다.

따라서 이 사건 제10, 17항 발명은 비교대상발명 2로부터 용이하게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2, 11, 18항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제2, 11, 18항 발명은 각각 이 사건 제1, 10, 17항 발명의 종속항으로서, 열 저장 팁을 ‘스테인레스 강을 포함하는 것’으로 한정한 것이다.

2) 살피건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 “열 저장 팁(102)은 적어도 일부가 스테인레스 강으로 제조되며“(갑 제2호증 식별번호 [0017])라고만 기재되어 있는바, 스테인레스 강은 부식방지 등을 위해 일반적으로 널리 사용되는 재질 중의 하나로서 스테인레스 강을 재질로 한정함으로써 특별한 기술적 의의나 효과가 발생하는 것은 아니고, 다만 이 사건 제1, 10, 17항 발명에서 열 저장 팁의 재질을 금속 또는 세라믹으로 한정한 것의 연장선 상에서 그 재질을 스테인레스 강으로 더욱 한정한 것에 불과하다.

따라서 ‘가. 이 사건 제1항, 제10, 17항 발명의 진보성 유무’에서 살펴본 바와 같이 열 저장 팁의 재질은 용이하게 도출될 수 있으므로 이 사건 제2, 11, 18항 발명은 비교대상발명 1 또는 2에 의하여 그 진보성이 부정된다.

라. 이 사건 제3, 12, 19항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 이 사건 제3, 12, 19항 발명은 이 사건 제2, 10, 17항 발명의 종속항으로서, 열 저장 팁을 하우징에 이동할 수 없도록 고정되는 것으로 한정한 것이다.

2) 살피건대, 비교대상발명 1, 2에서도 실리콘 팁(120) 또는 헤드(50)가 튜브용기(10) 또는 튜브형 용기(54)에 장착되거나 결합되어 이동할 수 없도록 고정되어 있으므로(갑 제14호증 도면 3, 갑 제15호증 도면 6 참조), 이 사건 제2, 12, 19항 발명은 비교대상발명 1 또는 2에 의하여 용이하게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

마. 이 사건 제4, 5, 13, 14, 20항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제4, 5, 13, 14, 20항 발명은 각각 이 사건 제1, 10, 17항 발명의 종속항으로서, 열 저장팁의 형상을 ‘볼록한 디스크 형상’, ‘곡선인 형상, 원통형인 형상 또는 평면인 형상’으로 한정한 것이다.

2) 살피건대, 비교대상발명 1은 경사면의 원통형 형상을 개시하고 있고(갑 제14호증 도면 3, 4 참조), 비교대상발명 2는 볼록한 반구형 형상을 개시하고 있어(갑 제15호증 도면 6, 7 참조), 이 사건 제4, 5, 13, 14, 20항 발명과 동일하거나 유사하고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 “열 저장 팁은 일반적으로 볼록하거나 편평한 디스크형인 본체를 갖는 것으로 도시되어 있다. 그러나 다른 실시예에서, 열 저장 팁은 일반적으로 구형인 형상, 타원인 형상, 곡선인 형상, 포물선인 형상, 평면인 형상, 사다리꼴인 형상, 원통형인 형상, 이들의 조합 등과 같은 임의의 다른 소정 형상을 취할 수도 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0033])라고 기재되어 있어 열 저장팁의 형상은 통상의 기술자가 용도, 구조, 다른 구성과의 관계 등을 고려하여 적절히 선택할 수 있음을 알 수 있다.

따라서 이 사건 제4, 5, 13, 14, 20항 발명은 비교대상발명 1 또는 2로부터 용이하게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

바. 이 사건 제6, 7, 15, 16항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제6, 7, 15, 16항 발명은 이 사건 제1, 10항 발명의 종속항으로서, 열 저장 팁의 질량(0.3그램 내지 0.6그램) 또는 체적(450㎣ 내지 550㎣)을 한정하고 있다.

2) 살피건대, 앞서 ‘나. 이 사건 제10, 17항 발명의 진보성 유무’에서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명의 열 저장 팁의 질량 또는 체적의 수치한정은 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의나 특별한 효과를 발휘하지 않는 단순한 수치한정에 불과하므로, 이 사건 제6, 7, 15, 16항 발명은 비교대상발명 1 또는 2로부터 용이하게 도출할 수 있다.

따라서 이 사건 제6, 7, 15, 16항 발명은 비교대상발명 1 또는 2에 의하여 그 진보성이 부정된다.

사. 이 사건 제8항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제8항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 인서트의 재질을 ‘폴리프로필렌을 포함하는 것’으로 한정하고 있다.

2) 살피건대, 이 사건 제8항 발명에서 인서트의 재질을 ‘폴리프로필렌을 포함하는 것’으로 한정함으로써 어떠한 효과가 발휘되는지 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 아니한바, ‘폴리프로필렌’으로 인서트의 재질을 한정한 것은 이 사건 제1항 발명에서 인서트의 재질을 ‘열가소성 폴리머’로 한정한 연장선 상에서 더욱 구체적으로 한정한 데 불과하다.

따라서 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

아. 이 사건 제9, 21항 발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제9, 21항 발명은 이 사건 제1, 17항 발명의 종속항으로서, “디스펜서로부터 제품을 분배하기 위한 제품 이송 기구를 더 포함하며, 제품 이송 기구는 반전 클릭 운동 이송 기구, 클릭 운동 이송 기구, 압착 튜브 이송 기구, 에어리스 펌프 이송 기구, 또는 에어로졸 이송 기구를 포함하는 디스펜서”로 한정한 것이다.

2) 살피건대, 이 사건 제9, 21항 발명에서 선택적으로 한정된 구성 중 내용물을 짜내어 사용할 수 있도록 된 튜브형 화장품 용기와 같은 ‘압착 튜브 이송 기구’가 비교대상발명 1에 개시되어 있으므로, 이 사건 제9, 21항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

자. 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 제1 내지 21항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.

5. 이 사건 심결의 적법여부

그렇다면 이 사건 특허발명에 대한 정정이 위법하고 정정 전 이 사건 제1 내지 21항 발명의 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 함에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 이 사건 특허발명의 기재불비 또는 신규성 유무에 관하여 살펴볼 필요 없이 위법하다.

6. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사   배준현(재판장) 곽부규 최종선

주1) 비교대상발명 1, 2, 3은 실용신안으로서 ‘고안’에 해당하나, 이 사건 특허발명과의 대비 관계에 있기 때문에 ‘발명’이라고 부르기로 한다.

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