원심 변론종결 후 정정심결이 확정된 사안에서 정정 전 청구항을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단한 사건[대법원 2020. 11. 26. 선고 중요판결]
2017후2055 등록무효(특) (바) 상고기각
[원심 변론종결 후 정정심결이 확정된 사안에서 정정 전 청구항을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단한 사건]
◇1. 원심 변론종결 후 정정심결이 확정된 경우 이러한 사정을 상고이유로 주장할 수 있는지(소극) 및 이때 진보성 판단의 대상(정정 전 명세서), 2. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 원심 판단에 잘못이 있는지(소극), 3. 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 확정된 이후의 심리절차◇
특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).
따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다(이 사건 상고기각에 따라 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 그대로 확정되고, 특허심판원은 정정심결이 확정된 정정 후의 청구항을 대상으로 심리를 진행하게 될 것이다).
☞ 피고들의 이 사건 특허발명은 ‘안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전보호대’에 관한 것임
☞ 원고는 이 사건 특허발명 중 청구항 1에 대하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 진보성이 부정되지 않는다고 보아 원고의 청구를 기각하였으나, 원심은 진보성이 부정된다고 판단하여 심결을 취소하였음. 원심판결에 대하여 피고들이 상고하였고, 상고심 계속 중 피고들이 정정심판을 청구하였으며, 이후 정정이 인용, 확정되었음
☞ 정정심결의 확정을 상고이유로 주장할 수 없고, 정정 전 청구항 1의 진보성을 부정힌 원심의 판단에 잘못이 없다는 이유로 상고를 기각한 사안
☞ 사실심 변론종결 이후 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있는 것은 아니라는 대법원 2016후2522 전원합의체 판결의 취지에 따라, 정정심결의 확정에도 불구하고 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하고, 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 확정된 이후의 심리절차에 관하여도 밝힘
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