먼저 출원되었으나 나중에 공개된 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명(확대된 선출원)과 이 사건 특허발명이 동일한 발명인지 문제된 사건[대법원 2021. 9. 16. 선고 중요판결]

2017후2369, 2017후2376(병합) 등록무효(특), 등록무효(특)(병합) (가) 파기환송
 
[먼저 출원되었으나 나중에 공개된 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명(확대된 선출원)과 이 사건 특허발명이 동일한 발명인지 문제된 사건]
 
◇구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성을 판단하는 기준◇
 
특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등 참조).
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가․삭제․변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).
 
☞ ‘환기용 급기 장치’라는 명칭의 이 사건 특허발명이, 선출원발명인 선행발명 1의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명이어서 특허를 받을 수 없는 발명인지 문제된 사안임
 
☞ 이 사건 특허발명은 외부 급기부와 연설되는 내부 급기배관이 건축물 바닥면에 설치되는 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수․이용할 수 있도록 난방배관의 하면에 배치되어 있는 것을 특징으로 함
 
☞ 선출원발명인 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있고, 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있음
 
☞ 대법원은, 급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없고, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있어 그만큼 열손실을 줄일 수 있는 새로운 효과를 가지므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1과 동일하지 않다고 판단하여, 이와 다른 취지의 원심을 파기하였음