2017후1304 등록무효(특) (바) 상고기각
[특허발명의 명세서 기재요건과 신규성 및 진보성이 문제된 사건]
◇1. 이 사건 특허발명 청구범위 제1항이 명세서 기재요건을 위반하였는지, 2. 이 사건 특허발명의 신규성과 진보성 부정 여부◇
1. 물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.
한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.
☞ “복합구조물”이라는 명칭의 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건을 충족하는지, 신규성 및 진보성이 부정되는지가 문제된 사건임
☞ 대법원은 이 사건 특허발명에 위와 같은 등록무효 사유가 인정되지 않는다고 보아 같은 결론의 원심을 수긍함
☞ 특히 대법원은 신규성 부정 여부와 관련하여 ‘특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 다만 선행발명은 필연적으로 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다’는 취지의 새로운 법리를 설시함. 이 사건에서는 공지된 문헌인 선행발명 1에 개시된 한 실시례가 이 사건 특허발명 청구범위 제1항과 같은 구성을 가진다는 점이 인정된다 하더라도 선행발명 1에 개시된 제조방법을 따랐을 때 항상 특허발명과 같은 결과물에 이른다는 점까지는 증명되지 않았다고 보아, 신규성이 부정되지 않는다고 판단함